En primer lugar, te explicamos que las marcas son un signo distintivo que permite a los empresarios o personas identificar y distinguir sus productos o servicios de la competencia, entre otras, el nombre de la empresa o productos, su lema comercial (nominativas), los símbolos gráficos (figurativas o tridimensionales), sonoros, de movimiento, diseños, etc. El registro de marcas o nombre comercial da al titular el derecho exclusivo de usarlos en el tráfico comercial e impedir a otros su utilización indiscriminada o exposición de alguna similar en productos semejantes. Por esa razón, el registro de las marcas es un factor clave al momento de querer entrar y mantenerse en el mercado y distinguirse de la competencia.
El registro de la marca confiere una serie de derechos que ayudan a conseguir este objetivo, entre los cuales están:
- Derecho a utilizar la marca en exclusiva en el tráfico económico.
- Ceder o licenciar la marca.
- Impedir que terceros no autorizados utilicen la marca o signos idénticos o similares para ofrecer productos o servicios.
- Oponerse al registro de marcas o signos confundibles en las oficinas administrativas encargadas del registro de marcas.
- Solicitar la nulidad de marcas registradas posteriores confundibles con la marca de propiedad.
En España el registro de una marca se gestiona en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), sin embargo, esto no implica que la protección abarque a toda la Unión Europea (UE). Eso sólo es posible si el registro se efectúa en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), que, una vez registrada la marca concede la protección por un período de 10 años renovable indefinidamente. También podemos mencionar que en Europa existe una oficina regional, exclusiva para Bélgica, Países Bajos y/o Luxemburgo, donde se puede solicitar el registro a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de Benelux (BOIP). También te recomendamos, antes de iniciar el proceso de solicitud de registro, debes tomar en consideración cuánto cuesta registrar una marca en España.
Procedimiento de solicitud de registro de marca de España
Primera Fase: Inicio de la Solicitud
Luego de haber identificado la oficina competente para tramitar la solicitud de registro de marca, se debe evaluar la legitimación para llevar a cabo el proceso. Respecto a esto, el artículo 3 del Real Decreto Ley 23/2018 (Ley de Marcas) establece que “1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público…”. Sin embargo, las personas no residentes en algún estado miembro de la UE deberán actuar, en todo caso, mediante un Agente de la Propiedad Industrial, que son personas legalmente habilitadas para asistir y representar ante la OEPM.
Una vez definida la legitimación, se inicia el procedimiento introduciendo la solicitud ante la OEPM de forma física en papel, rellenando los formularios de solicitud o a través de la sede electrónica de la oficina (www.oepm.es), modalidad que concede una serie de beneficios respecto a su versión física, entre los principales, la reducción de las tasas administrativas en un 15% y la asignación inmediata de un número de expediente y de la fecha de prioridad.
Luego de haber introducido la solicitud, la OEPM se encarga de realizar el examen de admisibilidad y forma, que consiste básicamente en verificar que se haya pagado la tasa correspondiente y que el solicitante se haya identificado correctamente, que exista una reproducción de la marca que se pretende registrar y una lista de productos o servicios para los que se solicita la marca. Si luego de realizado el examen se encontrara algún defecto, la administración lo notifica y concede un plazo de subsanación de un mes, durante el cual, el requirente podrá hacer cambios en los productos o servicios o en el signo distintivo. En el caso de que el solicitante no supere los defectos o decida no subsanarlos, se tendrá por desistida la solicitud de forma total o parcial. Si no se encontrasen defectos en la solicitud se pasaría a un examen de licitud, donde se verifica que la marca no sea contraria a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
Finalmente, antes de la publicación de la solicitud por parte de la OEPM, se realiza la búsqueda informática de marcas anteriores semejantes o relacionadas. Posteriormente, se notifica con carácter informativo no vinculante sobre la publicación de la solicitud a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados en tal búsqueda informática, para que así puedan formular alguna oposición al registro en caso de considerarlo necesario.
Segunda Fase: Publicación de la Solicitud.
Una vez terminada la primera fase se procede a la publicación de la solicitud de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual (BOPI), a partir de ese momento, se concede un período de dos meses para que los terceros realicen oposiciones a la solicitud de registro.
Estas oposiciones se realizan invocando las prohibiciones de registro previstas en el Título II de la Ley de Marcas que se dividen en prohibiciones absolutas (artículo 5, Ley de Marcas) y las prohibiciones relativas (del artículo 6 al 10, Ley de Marcas); las absolutas pueden ser invocadas por cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada; mientras que las relativas solo podrán ser invocadas por las personas que además de verse afectadas, estén legitimadas para ello.
Existan o no oposiciones, la OEPM procede de oficio a examinar que la solicitud no incurra en las prohibiciones de los artículos 5.1 y 9.1 b) de la Ley de Marcas, a este proceso se le conoce como Examen de Oficio.
Tercera Fase: Resolución y recursos.
Transcurrido el plazo de dos meses sin que se recibieran oposiciones, o en el caso de que se recibieran, hubiese concluido el procedimiento y desestimado la oposición (proceso que tiene un (1) mes de duración como máximo), la OEPM acordará la concesión o denegación del registro de la marca, especificando los motivos en que se funda dicha resolución. También, existe la posibilidad de conceder el registro de la marca para parte de los productos y servicios solicitados, descartando los que no fuesen aprobados.
Estas resoluciones son recurribles por vía administrativa bajo el procedimiento administrativo común que establece la Ley 30/1992 dentro del plazo de u (1) mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual (BOPI).
Para entender mejor el procedimiento de registro de marca, a continuación, en esta representación gráfica se resumen las fases del procedimiento.
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¿Qué debes tener en cuenta para registrar una marca?
- Al seleccionar una marca hay que adoptar un signo válido e idóneo como medio para promover la venta de sus productos o la contratación de los servicios. No es posible registrar un signo que induzca al error o confusión con otro. Debe ser un signo específico y fácilmente evocable.
- Se recomienda que antes de proceder a la solicitud de registro se compruebe si la marca que queremos registrar existe por su nombre textual o por sus elementos figurativos, buscando la marcas nacionales e internacionales que tienen efecto en España.
- Debe abonarse una tasa de solicitud por cada clase solicitada. Si la marca resultara concedida ya no habrá de abonarse ninguna otra tasa, sino hasta que se solicite la renovación.
- El tiempo promedio de resolución de una solicitud de marca en España es entre 6 y 12 meses.
- Cualquier incidencia que pudiera producirse, así como la resolución que recaiga, será comunicada por escrito por la vía indicada en la solicitud (correo electrónico o domicilio).
- Si la marca hubiera resultado concedida, en la propia resolución de concesión figurará una dirección URL, desde donde transcurridas 24 horas desde la notificación de la resolución podrá descargarse el título registro del mismo.
- El registro de la marca se otorga por 10 años contados a partir de la fecha de la solicitud. Si desea mantener en vigor la marca hay que proceder a su renovación, en los seis meses anteriores al vencimiento del registro.
La mayoría de las personas o empresas se preocupan por proteger su marca cuando aprecian que otros están haciendo uso, copia o abuso de ésta, oportunidad para la cual, puede que éstos hayan adquirido derechos y se genere conflictividad. Por joven que sea la empresa o productos, la recomendación es proteger la identidad y proyección de tus marcas, a través del registro en tu país y en otros a los que puedas trasladar tu negocio o productos en el futuro. En España, el registro de la marca no exige su utilización inmediata, pues se cuenta con un plazo de hasta cinco (5) años para presentar una “prueba de uso”, contado desde el registro. Si se hace sin apremio, el registro de marcas es un proceso relativamente rápido y económico, y por supuesto, de innegables beneficios. Asesórate.
Santiago Randazzo C.
contacto@amsabogados.com
Buenas , registré una marca pero una empresa se queja de que su logo es parecido al suyo , necesito ahora cambiar mi logo para resolver el conflicto . Me gustaría arreglar este tema .gracias
Hola David! Escríbenos a contacto@amsabogados.com para ayudarte con el tema 🙌